选择联邦注册标志时的考虑

一旦确定您需要的保护类型,实际上是商标保护,那么选择一个商标就是整个申请/注册过程的第一步。这必须以深思熟虑的方式进行,因为并不是每个商标都可以在USPTO注册。也不是每个标志都受法律保护的。也就是说,一些标志可能无法作为寻求阻止他人在相关商品或服务上使用类似商标的法定求偿权的依据。 对商标及其申请/注册过程不熟悉的商业和个人, 经常会为他们的产品或服务选择一个可能因各种原因难以或甚至不可能注册和/或保护的标志。在提交商标/服务标志申请之前,您应该考虑(1)您要注册的标志是否可注册,以及(2)根据所选标志的强度保护您的商标是否很困难。在这方面请注意,美国专利商标局只注册商标。作为商标拥有人,您是全权负责商标执法工作。

以下是选择标志时要考虑的一些因素。虽然美国专利商标局可以提供以下一般性指导,但是机构不会在提交申请之前建议您的具体标志是否可注册。

与其他标志混淆的可能性

美国专利商标局审查每个申请是否符合联邦法律和规定。拒绝注册的最常见原因是申请人的标志和另一方已经注册的商标或所拥有的在先申请的标志产生的“混淆的可能性”。美国专利商标局确定,混淆的可能性存在当(1)标志相近似时,(2)当事方的商品和/或服务类似,使得消费者误认为来自于相同来源。除非法庭认定商标实际上是一个著名商标,否则近似商标或类似商品和服务本身不足以支持混淆的可能性。也就是说,只要货物和服务不类似,通常可以共存两个相同的标志。
每个申请都是根据个自情况决定的,没有简单的机械测试来确定是否存在混淆的可能性。因此,在提交不可退款的申请之前,确定您提出的标志是否可能导致与其他商标的混淆是非常重要的。只有在进行如下所述的彻底的商标检索后才能做出这一个决定。

商标的近似性

为了确定是否存在混淆的可能性,首先要分析这些标志的近似性和差异。请注意,为了鉴定混淆的可能性,标志不一定完全相同。当标志发音听起来相似,在视觉上看起来相似,具有相同的意义(即使在翻译中),和/或在消费大众心中形成大致相同的商业印象,这些标志可能被认为是混淆性相似的。根据商品和/或服务的相关性,声音、外观和/或含义的相似性可能足以支持发现其混淆的可能性。

以下是被认为是近似标志的例子:

声音:

虽然拼写有所不同,但是标志听起来相似;即它们“发音相同”。

视觉:

标志看起来非常近似,即使右边的标志使用了艺术化的字体。

含义:

标志是近似的,因为当意大利语“LUPO”被翻译成英文时,表示“WOLF”。

商业印象:

因为标志包含相同的设计元素,所以它们造成了近似的整体商业印象,即使右边的标志还包含了单词。

标志传达了近似的一般含义并产生了同样的智力反应。

商品和/或服务的相关性

即使发现两个标志存在混淆性的相似,实际上仅当使用该标志的商品和/或服务是类似时,才会有混淆的可能性存在。商品和/或服务是否类似是通过考虑应用中识别的商品和/或服务与注册或早期申请中识别的商品和/或服务之间的商业关系来确定的。为了确定商品和/或服务之间的相关性,商品和/或服务不一定相同。如果消费者有可能(错误地)假设它们来自同一个的来源,这样就足够了。问题不在于实际的商品和/或服务是否可能造成混淆,而是在于对商品和/或服务来源有造成混淆的可能性。

以下是相关商品和/或服务的示例:

产品

服务

产品与服务

强与弱标志

除了选择不太可能与任何先前存在的标志产生混淆的标志外,在法律或商标意义上选择被认为是“强”的标志是符合您的最佳利益,即能最轻松允许您防止第三方使用您的标志。一些标志比其他标志更容易得到保护,这些标志被认为是“强”标志。
另一方面,如果标志是“弱”的,它很可能是描述性的,且其他标志已经在使用它来描述他们的商品或服务,从而使其难以管理和维护,且花费甚多。应避免使用弱标志;它们和具有显著性的强标志有不同的法律保护。

一般来说,标志分为四类:创造性或任意性、提示性、描述性和通用性。您的标志所属类别将严重影响其可注册性和您执行商标权的能力。
最强和最容易保护的标志类型是创造性的标志和任意标志,因为它们本质上是显著性的。创造性的标志的是发明没有字典或其他已知意思的字。任意性标志是具有已知含义的字与所保护的商品无关联/关系。创造性的和任意性的标志是可注册的,事实上,它们比描述性标志更有可能被注册。此外,由于这些类型的标志是创造性的和不寻常的,所以其他人正在使用它们的可能性较小。

创造性的和任意性标志的例子:

  • 创造性:BELMICO为“保险服务”
  • 任意性:BANANA为“轮胎”

示例标志表示但不描述品质或与商品或服务的联系。示例标志是可注册的,也被认为是“强”标志。如果您不选择一个创造性的或任意性的标志,那么您的下一个最佳选择就是一个提示性的标志。

提示性标志的例子:

  • QUICK N’NEAT 为“馅饼皮”
  • GLANCE-A-DAY 为“日历”

描述性标志是描述货物和/或服务的字词或设计(例如,描述“电视机维修服务”的电视机)。这种标志通常被认为是“较弱”的,因此比创造性和任意性标志更难以保护。如果美国专利商标局确定该标志是“仅仅是描述性的”,那么除非获得显著性 —— 通常通过五年或更长时间内广泛的商业使用活动,否则它不能在主要注册簿上注册或保护。描述性标志被认为是“弱”的,直到它们具有显著性。

申请人经常为他们的商品和/或服务选择(通常是由营销专家的建议)描述性标志,认为这样的标志减少了昂贵的消费者教育和广告的需要,因为消费者可以立即从商标直接识别提供的产品或服务。这种方法虽然也许是合乎逻辑的营销建议,但往往会产生不能轻易保护的标志,即极度薄弱的商标权。也就是说,描述性标志可能不会得到注册或保护以对抗后续相同或类似的标志;因此,采用描述性标志最终可能会长期花费更多的钱,这是由于尝试管理和维护这种标志的成本较高,或者因为法律而必须停止使用该描述性标志并选择新的标志。

描述性标志的例子:

  • “奶油的”作为“酸奶”的标志
  • “世界上最好百吉饼”作为“百吉饼”的标志

通用词是“标志”中最薄弱的类型(甚至不是法律意义上的“标志”),并且不能进行注册或对第三方强制执行权利。因为通用词是商品和服务的常用名词,每个人都有权利使用这些术语来引用他们的商品和服务,它们是不可保护的。请注意,如果您采用通用术语识别您的商品或服务,则无法阻止其他用户使用它来描述可能的竞争产品或服务。此外,即使是非常强的创造性的标志,如果所有者开始以非商标的方式使用该商志,或者沒有正确地监督该标志的使用,并采取适当的措施,该标志可以随着时间的推移变得通用(参见下面的ESCALATOR和ASPIRIN示例)。随着时间的推移,如果没有适当的管理,标志的最初拥有者可能会失去在该标志所拥有的商标权。

通用性标志示例:

  • 在提交时被认为是通用的商标,因为它们是由服务提供的商品或产品的名称:
  • “自行车”为 “自行车”或“零售自行车店”的标志
  • “牛奶”为“奶类饮料”的标志
  • 由于长期普遍使用,商标用途最终成为通用商标:
  • ESCALATOR指“移动楼梯”,ASPIRIN指“止痛药”

美国专利商标局其他可能拒绝注册的理由

美国专利商标局还会因许多其他原因拒绝商标注册,包括但不限于以下标志:姓氏、商品/服务来源的地理性描述、贬低或冒犯、翻译成描述性或通用术语的外语、个人的姓名或形象、一本书和/或电影的标题,并以纯粹的装饰方式使用的事物。虽然其中一些拒绝是绝对禁止注册的,但其他一些可能在某些情况下通过证据的证实得到注册。关于这些和其他可能拒绝的详细信息,请参阅商标审查程序手册(TMEP)第1200章http://tess2.uspto.gov/tmdb/tmep 。

选择标志时其他的因素

您还应考虑选择标志时的其他重要因素,例如公众是否有可能记住所选标志的发音和拼写。如果您打算在美国境外销售商品或服务时使用同一商标,请考虑美国商标在翻译成外语时是否具有其他含义,特别是如果翻译的词可能被认为是冒犯性的话。

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